Trang chủ » Blog » Biện pháp xử lý tình trạng đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu”

Biện pháp xử lý tình trạng đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu”

06/01/2024 - 29

Thblaw.com.vn

-

Việc đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” đã xuất hiện từ lâu trong pháp luật về sở hữu trí tuệ ở một số quốc gia như Anh, Mỹ.  Tại Việt Nam, các quy định liên quan đến “dụng ý xấu” trong đăng ký nhãn hiệu mới được bổ sung gần đây tại điều […]

Việc đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” đã xuất hiện từ lâu trong pháp luật về sở hữu trí tuệ ở một số quốc gia như Anh, Mỹ.  Tại Việt Nam, các quy định liên quan đến “dụng ý xấu” trong đăng ký nhãn hiệu mới được bổ sung gần đây tại điều 96 và điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).

Việc bổ sung thuật ngữ này nhằm giải quyết vấn đề lạm dụng nguyên tắc “first-to-file” (nộp đơn đầu tiên) và kiểm soát một cách hiệu quả nạn đầu cơ nhãn hiệu hoặc chiếm đoạt nhãn hiệu, đánh cắp tài sản trí tuệ, đặc biệt những nhãn hiệu có uy tín, danh tiếng – một xu hướng đang gia tăng tại Việt Nam. Với quy định về “dụng ý xấu”, chủ nhãn hiệu đích thực có thêm một cơ sở pháp lý quan trọng để thách thức hiệu lực của nhãn hiệu do bên thứ ba đã nộp đơn hoặc đăng ký trên cơ sở không trung thực (dụng ý xấu) để giành lại quyền bảo hộ nhãn hiệu của mình theo thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu.

Cho đến nay, pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn chưa quy định một cách cụ thể, rõ ràng các tiêu chí để xác định như thế nào là đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” hay với mục đích “không trung thực”. Tuy nhiên, căn cứ vào các phán quyết của tòa án cũng như trong các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền như Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) và Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) liên quan tới vấn đề này thì có thể hiểu “hành vi “không trung thực” trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là hành vi đăng ký mà người nộp đơn đã biết hoặc phải biết sự tồn tại và đã được sử dụng của một nhãn hiệu của người khác ở trong nước và kể cả nước ngoài”. Việc “biết” hoặc “phải biết” thường đặt ra trong các trường hợp chính sau đây:

–  Nhãn hiệu của người nộp đơn trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi trước thời điểm nộp đơn;

– Người nộp đơn đã có mối quan hệ (Đại lý phân phối, hợp tác kinh doanh, bên được thuê thiết kế hoặc thuê gia công, người lao động…) với Chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu trước thời điểm nộp đơn…

Để giải quyết tình trạng nhãn hiệu của mình bị người khác đăng ký với “dụng ý xấu”, chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu có thể sử dụng một trong những biện pháp sau đây:

Thứ nhất, trong trường hợp có chủ thể khác đã đăng ký nhãn hiệu nhưng vẫn đang trong thời gian thẩm định nên chưa được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu thực sự có thể thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đó. Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Để tiến hành phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu thực sự phải lập văn bản nêu ý kiến phản đối kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ và phải nộp phí, lệ phí. Trong đó, chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu cần phải chứng minh được một số vấn đề như: (i) số lượng khách hàng đã biết đến nhãn hiệu; (ii) thời gian sử dụng nhãn hiệu liên tục; (iii) doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu,…

Thứ hai, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành: Văn bằng bảo hộ sẽ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong trường hợp người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Như vậy, đối với tình huống nhãn hiệu đã bị chủ thể khác đăng ký với “dụng ý xấu” và cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu thực sự cần thực hiện việc yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ này. Để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ và phải nộp phí, lệ phí.

Thứ ba, một cách giải quyết được áp dụng khá phổ biến là đàm phán, thương lượng để mua lại nhãn hiệu của chính mình nhằm tiết kiệm thời gian, nhưng trong phần lớn các trường hợp này, chi phí phải bỏ ra là con số không hề nhỏ. Nếu như đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ mới được công bố và chưa cấp văn bằng bảo hộ thì các bên sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu. Mặt khác, khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ thì thủ tục cần được thực hiện là chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ:

—————————————————

CÔNG TY LUẬT TNHH THB LAW

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn

 

Bài viết liên quan
Hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời nào?

Hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời nào?

Đăng vào ngày: 07/02/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 207 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành quy định, hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó có thể bị áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây: […]

Xem thêm
Nhận diện thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử

Nhận diện thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử

Đăng vào ngày: 31/12/2023

Từ bối cảnh pháp luật điều chỉnh còn nhiều bất cập và hạn chế, thủ đoạn của tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu ngày càng tinh vi. Không chỉ dừng lại trong lãnh thổ Việt Nam và trong môi trường thực tế, hành vi phạm tội còn được mở rộng […]

Xem thêm
Hàng hoá xâm phạm nhãn hiệu trên sàn thương mại điện tử, ai là chủ thể chịu trách nhiệm?

Hàng hoá xâm phạm nhãn hiệu trên sàn thương mại điện tử, ai là chủ thể chịu trách nhiệm?

Đăng vào ngày: 29/12/2023

Khi mua bán hàng hoá trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada; người mua hàng rất dễ bắt gặp những sản phẩm xâm phạm nhãn hiệu. Để xử lý những hành vi xâm phạm quyền như vậy, người bị xâm phạm nhãn hiệu cần biết được ai là chủ thể mà […]

Xem thêm
Có thể ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp không?

Có thể ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp không?

Đăng vào ngày: 18/12/2023

  Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh […]

Xem thêm